パラメータ事件②

前回からかなり時間があいてしまいました。お待ち頂いた方まことに申し訳ありません。

気を取り直して引き続き、パラメータ事件について取り上げます。今回は、本事案で問題となった点のうち、②同号の判断をするにあたって、特許出願後に提出された実験証明書を考慮することは許されるか、③特許庁が規定する同号の判断基準が事後的に変更された場合、変更前の基準と変更後の基準のいずれにより判断するべきか、に関して論じます。説明上の便宜から、まず③について説明し、その後②について説明します。本事案でもっとも重要と管理人が考えた①特許法３６条６項１号の「（発明が）『発明の詳細な説明』欄に記載された」といえるためにはどの程度の記載が必要なのか、については次回検討します。

（１）問題点③について
本事案は特許出願にかかる明細書が３６条６項１号を満たすか否かが争われたのですが、特許庁では本号を満たすか否かの審査過程を外部に対して明確化するために、「審査基準」という判断基準をあらかじめ定めて公表し、その審査基準に従って判断を行っています。このため、特許出願を行う者は審査基準をあらかじめ参照し、審査基準に適合するよう明細書を作成するのが通常です。

本事案における出願人も、審査基準に適合するよう明細書を作成したのですが、本事案では後に審査基準が改訂され、改訂後の審査基準に従えば原告の明細書は３６条６項１号に適合しないこととなりました。かかる事実関係を踏まえて、原告は、本号を満たすか否かの判断は出願時の審査基準に従って行うべきと主張したのです。

映画「シェーン」著作権保護事件で、行政庁の見解は裁判所による法解釈に影響を与えない、とされたことを覚えている方には問題点③の結論がどうなるか明らかでしょう。お察しの通り、裁判所は３６条５項１号の解釈は行政官庁たる特許庁の定めた審査基準に拘束されずに行う旨を宣言し、改訂前、改訂後のいずれの審査基準の内容から独立した形で３６条５項１号の解釈を行っています。まあ、原告にしてみれば出願時のルールに従って特許出願をしたのに保護されないというのは納得しがたいことですが、映画「シェーン」著作権保護事件でも述べたように、三権分立の関係等からやむをえないことではあります。ただし、本事案の結論としては「たまたま」改訂後の審査基準と同様の解釈がなされており、結局は後付けの審査基準に従った審査がなされたといえるので、管理人個人としては心情的には原告に味方したいところです。

なお、余談ですが、かつてビジネスモデル特許という言葉が一世を風靡しました。「『会議を円滑に進める方法』のような非技術的なアイデアにも特許が認められる！」などと報道されたあれです。ビジネスモデル特許制度は、特許業界のジャイアンとの異名を持つアメリカ合衆国にひきずられて日本国でも導入されたのですが、導入からしばらくしてあまりにもひどいということで審査基準を厳格化して実質門前払いする措置がとられました。このため、緩やかな審査基準に適合するよう出願された初期のビジネスモデル特許出願が、現在ことごとく拒絶査定の憂き目に会っているということです。ビジネスモデル特許の出願人が審決取消訴訟を提起しても本事案と同様の理論で退けられるのでしょうね。

（２）問題点②について
次に、３６条５項１号の判断の際に、事後的に提出された実験成績証明書を考慮することが許されるか、という問題点②について検討します。管理人はそもそも事後的に実験成績証明書を提出することが認められることを知らなかったのですが（少なくとも特許法の条文にはそのような規定はない）、現実には実務上広く認められているそうです。この実験成績証明書が何を目的として提出されるかというと、明細書で主張される機能、特性等に関して疑義が生じた場合に、疑義に対して反論するためのようです。いうなれば、特許庁での審査段階における意見書と同様の機能を有しているといっていいのではないでしょうか。実際に、特許庁から出ている審査基準を見ると、意見書と同列の扱いをしているように見受けられます。

それでは、特許出願人はこの実験成績証明書を根拠にいかなる主張をしたのでしょうか。次回説明するように特許法３６条６項１号の要件を満たすためには、特許請求の範囲に記載した発明の技術範囲に応じた十分な数の実施例が必要とされます。これに対して、本件特許出願では特許にかかる発明の技術範囲が広範囲にわたる一方で、明細書に記載された実施例がわずか２つだけであり、十分な数の実施例がないとの判断が特許異議申立の段階でなされていました。この判断に反論するため、出願人は特許明細書に記載の実施例のみならず、事後的に提出した実験成績証明書に記載の具体例も考慮の対象とすべきと主張したのです。仮に実験成績証明書に記載した具体例を考慮した場合、実施例（具体例）の数が１２となり、特許請求の範囲に記載された発明の技術範囲を十分サポートできると解釈する余地が生まれるためです。
それでは、このような主張は妥当でしょうか。

まず前提として、「実施例」そのものを事後的に明細書に追加することが許されないということに留意する必要があります。何度か本ブログでも述べたように、発明が特許として認められるためには、発明が客観的に新しいという新規性と、発明が容易に思いつかないものであるという進歩性という要件を満たす必要があります。そして、新規性、進歩性の判断がなされる時期的基準は「特許出願時（正確には特許出願前）」となっており（特許法２９条１項、２項参照）、かかる時点での技術レベルを基準に発明が客観的に新しいか、容易に考え付くものでないかの判断がなされます。実施例は発明の内容を説明するものであって新規性、進歩性判断の参考資料としての役割を果たすものですから、仮に出願後に思いついた実施例の事後的な追加が認められるとすれば、出願後に第三者が発明した技術を追加することによってその技術に関して不当に独占権を取得できるという不合理な結果が生じかねません。なぜならば、当該技術が出願後に発明された以上、特許出願時に新規性、進歩性を有するためです。このような弊害を回避するため、「実施例」そのものを事後的に追加することはいかなる理由に基づくものであれ許されません。

この点、出願人も実験成績証明書の具体例が「実施例」そのものに該当することは否定しています。あくまで具体例は実施例を補足説明するためのものであるとの前提の下で、３６条６項１号の判断材料として考慮すべきと主張したのです。もっとも、その根拠が管理人にはいまいち明らかではありませんでした（管理人の読みが甘いのでしょうが）。強いて理論付けするならば、３６条６項１号は、そもそも特許請求の範囲に記載した発明がすべての技術範囲で所定の効果を実現できることを担保するための規定であって、事後的であれ実験成績証明書によって効果の実現が担保できる以上、本号の要件を満たすと解すべき、ということでしょうか。

しかしながら、前回述べたように３６条６項１号は、発明公開の代償として特許権を付与するという特許制度そのものを根拠とするものであり、ある発明につき独占権を得るためには、特許明細書上でその発明の技術的意味を明らかにする必要があるということを趣旨とする規定です。だとするならば、実験成績証明書の具体例が特許明細書上で明らかにされたものでない以上、３６条６項１号の判断要素として考慮することは許されないというのが素直な解釈ではないでしょうか。裁判所も同様に解釈しており、問題点②については、「発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない」ことを理由に出願人の主張を否定しています。

また、出願人が主張するように実験成績証明書の具体例が実施例を補足するものであるとすれば、具体例はあくまで実施例に従属するものであって、実質的にも別個の実施例として扱う余地はないということになります。であるならば、本件でも実施例はあくまで２つに過ぎないこととなり、反論としての説得力に欠けるのではないかと考えます。

今回はここまでです。次回は、問題点①について検討します。